L’ordinamento giuridico italiano si trova oggi ad affrontare un mutamento di portata storica nel campo del diritto della proprietà industriale.
Il 23 aprile 2026 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), con sentenza resa nella causa C-132/25 (M.M. Ristorazione S.r.l. contro Villa Ramazzini S.r.l.), ha chiarito l’incompatibilità del regime della c.d. “strumentalità attenuata” previsto dal Codice Italiano della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005 - “CPI”) con la normativa europea, e in particolare con la Direttiva UE n. 48/2004 (“Direttiva Enforcement”).
A seguito di tale rilevante pronuncia, tutti i professionisti del settore saranno ora chiamati a riconsiderare le strategie di natura contenziosa da porre in atto a tutela dei propri clienti, consapevoli che la stabilità dei provvedimenti cautelari anticipatori non potrà più prescindere dall’instaurazione del giudizio di merito.
1. Le vicende oggetto di causa e la questione pregiudiziale
Il caso concreto oggetto della recente sentenza della CGUE trae origine da una controversia sorta tra le società M.M. Ristorazione S.r.l. e Villa Ramazzini S.r.l. concernente l’utilizzo del marchio “Mò Mò”.
In sede cautelare, in accoglimento del ricorso presentato da Villa Ramazzini, il Tribunale di Roma ha inibito alla M.M. Ristorazione l’uso del segno “Mò Mò Pizza, Sapori e Salute” e di ogni altro segno distintivo contenente il marchio “Mò Mò”, ordinandone la rimozione e fissando una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento (cfr. Trib. Roma, ord. 22 marzo 2018, disponibile in Darts-IP).
Tali misure sono state successivamente confermate all’esito del successivo giudizio di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. (cfr. Trib. Roma, ord. 6 luglio 2018, reperibile in Darts-IP).
M.M. Ristorazione, che è risultata quindi parte soccombente al termine delle fasi cautelari, ha domandato al Tribunale di Roma la dichiarazione di inefficacia dell’ordinanza cautelare, sostenendo che tale provvedimento aveva perso efficacia ai sensi dell’art. 132, co. 3, CPI [Che recita: “Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia”] stante la mancata riturale instaurazione da parte di Villa Ramazzini del successivo giudizio di merito.
Accogliendo le difese di Villa Ramazzini, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di M.M. Ristorazione precisando che l’art. 132, co. 4, CPI esclude l’applicabilità della sanzione di inefficacia per mancata proposizione del giudizio di merito ai provvedimenti cautelari anticipatori.
Inoltre, il Tribunale capitolino ha ritenuto il disposto del citato comma compatibile con l’art. 9(5) della Direttiva Enforcement [Che espressamente prevede: “Gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l’attore non promuove un’azione di merito dinanzi all’autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall’autorità che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo”] , essendo quest’ultima previsione riferita esclusivamente ai provvedimenti per loro natura provvisori, e non anche a quelli idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (cfr. Trib. Roma, sent. 8 luglio 2020, n. 9949/2020, reperibile in Darts-IP).
Tale sentenza di primo grado è stata impugnata da M.M. Ristorazione davanti alla Corte d’Appello di Roma, la quale ha del pari respinto il gravame.
In particolare, la Corte ha ritenuto che i provvedimenti presi in considerazione dall’art. 9(5) della Direttiva Enforcement sono quelli “caratterizzati dall’intento di conservare integro uno stato di fatto in attesa ed allo scopo che su di esso il provvedimento principale possa in futuro esercitare i suoi effetti”, e che invece il provvedimento di inibitoria “non risulta necessariamente strumentale all’emissione di un successivo provvedimento in quanto idoneo a realizzare pienamente l’interesse dell’odierna appellata ed a tutelarne in via definitiva il diritto, in virtù delle statuizioni che può contenere, una volta che abbia acquisito stabilità” (cfr. App. Roma, sent. 20 settembre 2022, n. 5748, reperibile in De Jure).
Avverso la sentenza d’appello M.M. Ristorazione ha proposto ricorso in Cassazione, affidandolo a due motivi. In particolare, con il primo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 10 Cost., 9 della Direttiva Enforcement, e 132 CPI.
A tal proposito, M.M. Ristorazione ha affermato che la previsione di cui all’art. 9 della Direttiva Enforcement - erroneamente interpretata dai Giudici di appello - includerebbe anche i provvedimenti a contenuto anticipatorio, quali le ingiunzioni volte a prevenire o ad interrompere le violazioni delle privative industriali.
La controversia devoluta alla Suprema Corte ha dunque posto la questione del necessario coordinamento tra due norme fondamentali: da un lato l’art. 9(5) della Direttiva Enforcement e dall’altro la disposizione nazionale di cui all’art. 132, co. 4, CPI.
In particolare, il problema della compatibilità dell’art. 132, co. 4, c.p.i. con l’art. 9(5) della Direttiva Enforcement assume piena rilevanza nel caso M.M. Ristorazione vs. Villa Ramazzini dal momento che in sede cautelare è stata disposta l’inibitoria all’utilizzo di un segno distintivo (“Mò Mò”), con ordine di rimozione dal mercato, ed è stata altresì fissata una penalità di mora in caso di inosservanza del provvedimento.
Il citato art. 9(5) della Direttiva Enforcement prevede infatti che le misure provvisorie e cautelari di cui all’art. 9(1) e 9(2) siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l’attore non promuove tempestivamente l’azione di merito.
L’art. 9(1)(a) della stessa Direttiva individua tra dette misure l’“ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e, imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto (…).
Ebbene, si può ritenere che detta ingiunzione interlocutoria sia sovrapponibile alla misura di “inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto (…)” che può essere richiesta dal titolare di un diritto di proprietà industriale ai sensi dell’art. 131, co. 1, CPI.Del pari, la fissazione di “una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento” (cfr. art. 131, co. 2, CPI) equivale nella sostanza alla “pena pecuniaria” cui fa riferimento l’art. 9(1)(a) della Direttiva Enforcement.
La Corte Suprema di Cassazione, rilevando il potenziale contrasto tra le due norme (artt. 131 CPI e 9(5) della Direttiva Enforcement), ha sospeso il procedimento trasmettendo gli atti alla CGUE ai sensi degli artt. 267 del TFUE e 295 c.p.c., sottoponendo a quest’ultima la seguente questione pregiudiziale:
“Dica la Corte di giustizia se l’art. 9, paragrafo 5, della dir. 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, debba essere interpretato nel senso che osta alla previsione contenuta nella disposizione nazionale di cui all’art. art. 132, comma 4, c.p.i. ― d.lgs. n. 30 del 2005 e successive modifiche ― secondo cui la prescrizione dell'inefficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio del giudizio di merito entro un termine perentorio, contenuta nel comma 3 dello stesso art. 132 c.p.i., non si applica ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, potendo tuttavia, in tali casi, ciascuna delle parti iniziare il predetto giudizio di merito” (cfr. Cass. civ. ord. interlocutoria, 10 febbraio 2025, n. 3332/2025).
2. La decisione della CGUE e la ratio decidendi
La CGUE ha fondato la propria sentenza su una rigorosa interpretazione sistematica e teleologica della Direttiva Enforcement, anche in considerazione degli obblighi internazionali derivanti dall’Accordo TRIPs (cfr. in particolare l’art. 50[1]).
La Corte ha stabilito che l’art. 9(5) della Direttiva Enforcement copre un “ampio spettro di misure provvisorie” e che tra tali misure vi rientrino anche i provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (cfr. § 33).
Ne consegue che le misura di inibitoria e di condanna al pagamento della penale (previste dall’art. 131 CPI) rientrano pienamente nella categoria delle misure che sono destinate a decadere in assenza di una decisione definitoria del giudizio di merito.
Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, l’obbligo di incardinare il giudizio di merito costituisce una “garanzia necessaria” per controbilanciare la natura sommaria e celere dei giudizi nei quali sono adottate le misure provvisorie in sede cautelare.
La permanenza indefinita di un provvedimento d’urgenza senza un successivo controllo giurisdizionale “pieno” sulla sussistenza del diritto azionato violerebbe il principio di proporzionalità e i diritti di difesa garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In sintesi, la Corte ha affermato che:
- il principio di economia dei giudizi, pur rilevante, non può prevalere sulle garanzie riconosciute dal diritto dell’Unione che sono volte a salvaguardare i diritti della difesa, tra cui rientra la possibilità di richiedere un controllo giurisdizionale ampio ed esaustivo sul merito della causa (cfr. § 42);
- le condizioni di applicazione delle misure provvisorie a tutela dei titolari dei diritti IP non rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri, i quali sono chiamati a garantire un livello omogeneo di protezione nel territorio dell’Unione ispirato al principio di proporzionalità tra tutela dei diritti IP e garanzia dei diritti della difesa (cfr. § 43);
- l’art. 9(5) della Direttiva Enforcement contrasta con una disposizione nazionale che consente il mantenimento e la stabilità di provvedimenti cautelari anticipatori qualora l’azione di merito non sia stata promossa e il convenuto ne chieda la revoca o la cessazione degli effetti (cfr. § 48).
3. Conseguenze nel sistema italiano: opinioni e prospettive asperte
La sentenza della CGUE in commento segna verosimilmente il tramonto del regime della “strumentalità attenuata” così come affermatosi dal 2005 ad oggi nel diritto IP italiano.
Tale regime - ovvero il principio di “ultrattività” dei provvedimenti cautelari anticipatori - è il frutto del combinato disposto dagli art. 132, co. 4, CPI e 669-octies, co. 6, c.p.c., a seguito delle modifiche apportate a quest’ultimo articolo dalla L. n. 80/2005 di riforma del c.p.c..
La sua introduzione nel nostro ordinamento è stata ispirata ad un evidente obiettivo di economia processuale, in virtù del quale l’ordinamento nazionale non impone al ricorrente in fase cautelare (ottenuta l’ordinanza di accoglimento) l’instaurazione del successivo giudizio di merito, facendo tuttavia salva la facoltà di entrambe le parti di ottenere in ogni caso una pronuncia a cognizione piena.
Peraltro, attorno a tale contesto normativo, nel tempo sono intercorse diverse pronunce da parte dei Tribunali nazionali che hanno ricondotto nell’alveo del regime di “strumentalità attenuata” anche l’inibitoria ex art. 131 CPI, così come quelle che hanno espressamente escluso un possibile contrasto della normativa interna sopra citata con la Direttiva Enforcement (cfr. ex multis, Trib. Palermo, sent. 12 febbraio 2026, n. 994, disponibile in One Legale - Wolters Kluwer, e Trib. Milano, sent. 5 gennaio 2024, in Darts-IP). [Con tale pronuncia il Collegio milanese (Pres. Rel. dott. Marangoni) ha valorizzato la circostanza per cui il destinatario del provvedimento cautelare ritenuto ingiusto non è comunque privato delle garanzie difensive, assicurate dai rimedi previsti nel nostro ordinamento dagli artt. 669-terdecies e 669-decies c.p.c., condividendo a pieno la scelta del legislatore nazionale di favorire l’economia dei giudizi.]
Tuttavia, con la pubblicazione della sentenza in esame l’attuale formulazione degli artt. 132, co. 4, CPI e 669-octies, co. 6, c.p.c. appare ora in palese contrasto con il diritto unionale.
Pertanto, i giudici nazionali - nei futuri casi che saranno chiamati ad affrontare - saranno tenuti a interpretare la normativa interna in modo conforme all’orientamento recentemente espresso dalla CGUE o, laddove possibile, a disapplicare la deroga nazionale.
Ad avviso di chi scrive, ciò avrà evidenti ripercussioni sul nostro sistema giudiziario e sulle strategie processuali che andranno disegnate da qui in avanti.
Il ritorno ad un regime di “strumentalità pura” dei provvedimenti cautelari anticipatori potrebbe infatti causare un significativo incrementop dei casi pendenti dinnanzi alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, imponendo ai professionisti del settore un ripensamento generale delle strategie di enforcement e tutela dei diritti IP.
In altri termini, per chi intenda avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 131 CPI in via cautelare sarà indispensabile pianificare sin dall’inizio l’instaurazione del giudizio di merito per evitare che gli eventuali provvedimenti favorevoli ottenuti in fase sommaria possano essere vanificati e caducati dalla successiva richiesta avversaria di revoca, inefficacia o cessazione degli effetti della pronuncia cautelare.
L'articolo è stato predisposto dal nostro partner Massimo Baghetti e dal nostro associate Leone Cei.
[1] L’articolo 50 di detto accordo così dispone:
“1. L’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:
a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolar per impedire l’introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento;
b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione.
2. L’autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l’opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti (…).
6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall’autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un [M]embro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo (…)”.
Riferimenti giurisprudenziali:
- CGUE sent. 23 aprile 2026, causa C-132/25, M.M. Ristorazione S.r.l. contro Villa Ramazzini S.r.l.;
- Trib. Roma, ord. 22 marzo 2018, in Darts-IP;
- Trib. Roma, ord. 6 luglio 2018, in Darts-IP;
- Trib. Roma, sent. 8 luglio 2020, n. 9949/2020, in Darts-IP;
- App. Roma, sent. 20 settembre 2022, n. 5748, reperibile in De Jure;
- Cass. civ. ord. interlocutoria, 10 febbraio 2025, n. 3332/2025;
- Trib. Palermo, sent. 12 febbraio 2026, n. 994, disponibile in One Legale - Wolters Kluwer;
- Trib. Milano, sent. 5 gennaio 2024, in Darts-IP.